Door een merk te registreren verkrijgt de merkhouder het recht om als
enige dat merk te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het merk is
ingeschreven. Indien het merk door een ander wordt gebruikt kan de
merkhouder hier tegen optreden. Dit recht om op te treden tegen degene die
gebruik maakt van jouw merk is echter niet onbeperkt en kan vervallen.
Wanneer is dit het geval en hoe kun je voorkomen dat dat gebeurt?
Duur
De inschrijving van een merk is in de meeste landen 10 jaar geldig, dit
geldt ook voor een Benelux-merk. Na 10 jaar kan de inschrijving, in
beginsel een onbeperkt aantal keer met 10 jaar worden verlengd. Het is niet
zo, zoals bijvoorbeeld bij een octrooirecht, dat er een maximale duur voor
bescherming is vastgesteld. Indien de inschrijving na het aflopen van de
duur daarvan niet wordt verlengd, vervalt het merkrecht.
Vrijwillige doorhaling of afstand
Tijdens de periode dat een merk staat ingeschreven kan de merkhouder
afstand doen van haar merkrecht door doorhaling van het merk te verzoeken
bij het register waar het staat ingeschreven. De doorhaling hoeft niet per
se te zien op het gehele merk maar kan ook alleen betrekking hebben op
bepaalde waren of diensten.
Nietigverklaring
Ook indien een merk succesvol is geregistreerd heeft de merkhouder niet
de absolute zekerheid dat haar registratie geldig is. Het merk kan namelijk
later alsnog nietig worden verklaard. Dit kan bijvoorbeeld indien komt vast
te staan dat degene die het merk registreerde te kwader trouw was omdat zij
wist dat het merk al door een ander werd gebruikt. Maar ook indien
bijvoorbeeld blijkt dat het merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft
kan het merk nietig worden verklaard. Indien een vordering tot
nietigverklaring slaagt, heeft dit terugwerkende kracht. Dat betekent dat
het merk wordt geacht nooit te zijn geregistreerd.
Verval
Een merk kan vervallen worden verklaard door de rechtbank op verzoek van
een belanghebbende. Indien een vordering tot vervallenverklaring slaagt,
heeft dit geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat het merk pas is
vervallen vanaf het moment dat de vordering tot verval is ingesteld. De
rechtbank kan een merk vervallen verklaren indien er sprake is van een van
de volgende situaties.
1. Geen normaal gebruik
Indien een merk gedurende vijf jaar niet normaal wordt gebruikt kan het
vervallen worden verklaard. Wat is ‘normaal’ gebruik? Er is sprake van
normaal gebruik indien uit de omstandigheden en relevante feiten blijkt dat
het merk niet slechts symbolisch wordt gebruikt maar bedoeld is om “een
afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die
afkomstig zijn van andere ondernemingen”. Voor een in de Benelux
geregistreerd merk is normaal gebruik in één land binnen de Benelux vaak
voldoende. Voor een Gemeenschapsmerk is gebruik in één van de lidstaten
niet per definitie voldoende.
2. Verwording tot gebruikelijke benaming
Soms wordt een merknaam zo populair en daardoor zo veelvuldig gebruikt
in het dagelijks spraakgebruik dat het merk een gebruikelijke aanduiding
wordt voor een product. Denk bijvoorbeeld aan Aspirine voor pijnstiller of
Waxine lichtje voor theelichtjes. Echter, het enkele feit dat een merk een
gebruikelijke aanduiding is geworden is onvoldoende voor
vervallenverklaring. De verwording tot gebruikelijke benaming moet wel het
gevolg zijn van toedoen of nalaten van de merkhouder.
3. Misleiden als gevolg van gebruik
Merken kunnen misleidend worden door het gebruik ervan. Hiervan is
sprake indien het wordt gebruikt op een wijze waardoor het publiek wordt
misleid omtrent bijvoorbeeld de aard, de herkomst of de hoedanigheid van
waren of diensten. Hierbij kan worden gedacht aan een product dat de
(merk)naam van een bepaalde streek krijgt terwijl het helemaal niet uit die
streek komt. Ook bij deze grond voor een vervallenverklaring dient er wel
sprake te zijn van een toedoen of nalaten van de merkhouder.
Tips
Hoe zorg je er voor dat je merkregistratie geldig blijft?
–
houd goed bij wanneer de merken zijn ingeschreven en wanneer deze dus
moeten worden verlengd;
–
laat voorafgaand aan de merkregistratie een (uitgebreid) merkonderzoek
doen. Hierdoor kan je voorkomen dat achteraf blijkt dat jouw merk al door
een ander wordt gebruikt of is geregistreerd of dat jouw merk achteraf
onvoldoende onderscheidend vermogen blijkt te hebben;
–
kies een merknaam die origineel en niet beschrijvend is. Bedenk daarbij
ook goed dat je de consument niet mag misleiden omtrent de aard, herkomst
of hoedanigheid van je product.
–
blijf je merk, niet slechts symbolisch, gebruiken;
–
stel merkbewaking in. Hierdoor ben je meteen op de hoogte indien er een
conflicterend merk wordt geregistreerd of gebruikt.
–
Indien je een inbreuk constateert treedt dan onmiddellijk en consequent
op tegen deze partijen zodat jouw merknaam geen soortnaam wordt.
Liselotte Mannaerts is advocaat bij Köster Advocaten in
Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl
Beeld: FashionUnited
