Het is een doorn in het oog voor veel modebedrijven; het aanbod van
namaakartikelen op online platforms zoals Marktplaats of eBay.
Geregeld worden namaak en nepproducten van bekende merken aangeboden
door particulieren en louche bedrijven. Het is niet altijd gemakkelijk
om deze aanbieders aan te pakken. Soms is de identiteit moeilijk te
achterhalen of komt de merkhouder voor bewijsproblemen te staan.
Gelukkig kan het ook goed aflopen voor de merkhouder, zoals recent in
een zaak tussen lingeriemerk Victoria’s Secret en een
Marktplaatsverkoper. Victoria’s Secret riep met succes haar
merkrechten in tegen een particulier die namaaklingerie aanbood op
Marktplaats. Wat speelde er in dit geschil en welke successen heeft
Victoria’s Secret kunnen behalen?
Feiten
De gedaagde in deze procedure handelde op Marktplaats onder de naam
‘Victoria’s Secret Lady’. Zij bood daarbij producten aan voorzien met
het merk van Victoria’s Secret. Uit testaankopen die Victoria’s Secret
deed bij deze aanbieder, bleek dat de betreffende producten echter
namaakartikelen betroffen. Daarop nam Victoria’s Secret actie en werd
de aanbieder gesommeerd om de merkinbreuk te staken. Daarop haalde de
aanbieder wel de advertenties offline, maar werd niet aan de overige
sommaties voldaan. Dus zette Victoria’s Secret door, en vorderde in
een gerechtelijke procedure naast een verbod voor de toekomst ook
opgave, vernietiging van de namaakproducten (versterkt met een
dwangsom), schadevergoeding en/of winstafdracht en vergoeding van de
gemaakte proceskosten. Met alleen het staken van het aanbieden van de
namaakartikelen was de ‘Secret Lady’ er dus niet.
De beoordeling in de procedure
De aanbieder betwistte niet dat zij geen toestemming had voor het
gebruik van de Victoria’s Secret merken. Haar verweer bestond er
echter uit, dat zij de door haar aangeboden artikelen voor eigen
gebruik had gekocht en dus geen economisch voordeel zou nastreven. Dat
laatste is in de meeste gevallen wel vereist om aan merkgebruik en dus
merkinbreuk toe te komen. De rechter ging daar niet in mee. Alleen al
het feit dat de gedaagde een grote hoeveelheid verschillende – en
ongebruikte – producten aanbod, maakte dat haar verweer onaannemelijk
was. Daarbij werd door de rechtbank ook nog opgemerkt, dat de gedaagde
niet haar eigen naam maar een gebruikersnaam had gekozen, waarin het
merk van Victoria’s Secret was verwerkt. Kortom: het verweer van de
gedaagde werd verworpen.
Vervolgens werd aan de orde gesteld of Victoria’s Secret nog wel
voldoende belang had bij haar vorderingen. Zonder voldoende belang
komt namelijk niemand een rechtsvordering toe, zo blijkt uit art.
3:303 van het Burgerlijk Wetboek. De gedaagde betoogde dat het
gevorderde verbod voor de toekomst ‘overbodig’ zou zijn, nu zij haar
advertenties al offline had gehaald. Ook dat beroep slaagde niet. De
rechter merkte op:
“[gedaagde] heeft weliswaar na sommatie direct de betreffende
advertenties verwijderd maar heeft geen enkele toezegging gedaan voor
de toekomst. Daarmee is nog steeds sprake van een dreiging van
inbreuk, zodat Victoria’s Secret belang heeft bij een
verbod.”
Het derde verweer van de gedaagde werd eveneens door de rechter
verworpen. De gedaagde stelde dat zij niet te kwader trouw zou hebben
gehandeld, en derhalve niet tot winstafdracht gehouden zou zijn. Dat
argument werd snel van tafel geveegd, gezien de wijze van verkoop en
het feit dat de gedaagde niet duidelijk had gemaakt dat de ‘voor eigen
gebruik aangeschafte producten’ van een betrouwbare verkoper kwamen en
voor een reële prijs zouden zijn aangeschaft.
De uitspraak
Het verbod tot het aanbieden en het (verder, in de toekomst)
verkopen van de waren werd toegewezen. Bovendien werd de gedaagde
veroordeeld om opgave te doen van het aantal inbreukmakende producten,
de door de inbreuk genoten winst af te dragen, een schadevergoeding
(nog te begroten in een schadestaatprocedure) te betalen, alles op
straffe van een dwangsom van 100 euro per inbreukmakend product of per
dag. Alleen ten aanzien van de proceskosten moest Victoria’s Secret
inschikken. Hoewel doorgaans in procedures over merkinbreuk de
volledige advocaatkosten van de winnende partij door de verliezende
partij moeten worden vergoed (ex art. 1019h Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering), zag de rechter in dit specifieke geval aanleiding om
de proceskosten te matigen, nu de gedaagde (een bijstandsmoeder met
twee kinderen) zodanige financiële problemen had, dat zij niet in
staat zou zijn om de gevorderde proceskosten te betalen.
Kortom: het inroepen van merkrechten tegen aanbieders van
namaakproducten kan zeer zinvol zijn, ook nadat de artikelen van
Marktplaats (of andere platforms) zijn gehaald. Afhankelijk van de
financiële situatie van de wederpartij moet er echter wel rekening mee
worden houden dat de proceskosten gematigd kunnen worden, of dat men
tegen (verhaals)problemen aan zal lopen bij de executie van het
vonnis.
Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem.
Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl
Foto: Victoria’s Secret website
